La società calcistica A.C. Milan non potrà registrare il proprio marchio (contenente sia il noto scudetto con i colori rossoneri che la dicitura “ACM 1899” e la scritta “AC MILAN”) a livello internazionale perché il Tribunale Europeo ha ritenuto sussistente il rischio di confusione con il precedente marchio, contenente anch’esso la dicitura “Milan”, depositato in Germania dalla società InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG, specializzata in articoli di cancelleria, classe per la quale anche la società calcistica milanese aveva fatto richiesta di registrazione.
Il Milan, infatti, il 2 febbraio 2017 aveva presentato una domanda di registrazione internazionale all’EUIPO, con riferimento anche alla Classe 16 della Convenzione di Nizza, che comprende principalmente prodotti di cancelleria.
Il 6 aprile 2017 la società tedesca InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG proponeva opposizione, opposizione che veniva accolta dall’EUIPO (anche in fase di reclamo).
Il Milan proponeva allora ricorso al Tribunale dell’Unione Europea ritenendo non correttamente dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore da parte della società tedesca e che vi fosse un elemento grafico che differenziasse i due marchi: un elemento figurativo – la testa di un rapace – avente carattere prevalente rispetto alla scritta “Milan” e, infine, che non sussistesse rischio di confusione fra i due segni.
Il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto integralmente il ricorso proposto dal Milan, ritenendo invece sussistente il rischio di confusione con il segno preesistente per le seguenti ragioni.
Anzitutto, argomenta il Tribunale, quando un marchio è composto da una parte figurativa e una denominativa, quest’ultima risulta prevalente rispetto alla prima, perché marchio è utilizzato dal consumatore medio verbalmente piuttosto che con la descrizione grafica.
E, nel caso del marchio tedesco, la scritta “Milan” è stata ritenuta dal Tribunale dominante rispetto alla parte figurativa. Non solo. La parte raffigurativa è stata ritenuta dal Tribunale non in grado di modificare la capacità distintiva di detto marchio e questo perché un marchio verbale può essere raffigurato con diversi segni distintivi, senza che questo infici la capacità distintiva del marchio stesso.
Quanto invece al rischio di confusione, il Tribunale ha ritenuto che esso sussista nel caso di specie, poiché entrambi i marchi contengono la scritta “Milan” e gli ulteriori elementi presenti nel segno distintivo della società calcistica (la scritta “AC” e “1899”) non sono sufficienti a scongiurare il rischio di confusione nel consumatore medio, considerato, come già detto, che la parte verbale è predominante rispetto a quella raffigurativa.
Inoltre, proprio con riferimento alla scritta “AC”, acronimo di “Associazione Calcio”, la stessa è priva di significato per un pubblico internazionale e non è, quindi, atta a identificare il segno distintivo della nota squadra milanese.
In sostanza, deduce il Tribunale, la forza distintiva del marchio della squadra di calcio risiede proprio nella parola “Milan”, (che richiama sì una pluralità di significati, sia a livello sportivo che meramente geografico) ma che rimane l’elemento predominante.
I segni in esame, infatti, sono stati ritenuti simili sia dal punto di vista grafico, che fonetico che concettuale.
Pertanto, ha concluso il Tribunale, sussiste rischio di confusione sia per la somiglianza dei segni che per il rischio di confondibiltà dei prodotti che verrebbero contrassegnati da detti segni, la domanda di registrazione del Milan è stata presentata anche per la medesima categoria merceologica di appartenenza dei prodotti della società tedesca.